판촉물이나 사은품에 타인의 상표를 무단으로 표시한 경우

인천 송도 법무법인 케이앤피

변호사 김태진

 

결론

 

판촉물이나 사은품에 타인의 상표를 무단으로 표시하더라도 상표법 위반이 아닙니다. 그러나 교환가치 있는 상품에 타인의 상표를 무단으로 표시한 경우, 이를 판촉물이나 사은품으로 사용하더라도 상표법 위반이 됩니다.

 

 

설명

 

1. 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결

 

(아례 예는 이해의 편의를 위해 실제 사례를 변형하였습니다.)

 

A는 수영복, 수영용품을 판매하는 매장을 운영하고 있습니다. A는 여러 브랜드의 제품을 판매합니다.

 

A는 수건 500장에 유명 수영용품 X의 상표를 무단으로 표시하였습니다. A는 500장 중 200장은 판매하고, 300장은 판촉용으로 다른 거래처에 무상으로 제공하였습니다.

 

A가  X의 상표가 표시된 200장의 수건을 판매한 것은 상표법위반이 되는 것은 쉽게 알 수 있습니다. 그런데 판촉용으로 거래처에 300개를 무상 제공한 행위가 상표의 사용인지에 대하여 2심과 대법원은 판단이 달랐습니다.

 

결론부터 말씀드리면 대법원은 상표의 사용이라고 판단했습니다. A가 제작한 수건은 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품이고, 사은품이나 판촉물이 아니라는 것입니다. 만일  A가 판매한 수건이 처음부터 사은품이나 판촉물로서 판매되지 않는 제품이었다면 상표법위반이 되지 않을 입니다. 그러나 판매되는 제품으로 상품성이 인정되는 수건을 일부 사람들에게 판촉물로 제공한다고 하더라도, 그 수건은 여전히 상품이라는 것입니다(대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결).

 

2. 어떤 것이 사은품 내지 판촉물이고 어떤 것이 상품인가?

상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미합니다.

 

대법원은 "상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사
용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다."고 판시하고 있습니다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결)

 

이와 같이 어떤 것이 사은품 내지 판촉물이고 어떤 것이 상품인가에 대한 다툼은 주로 상표법 위반으로 인한 민형사사건이나 상표등록 취소와 관련하여 제기됩니다.위에서 설명 드린 수건에 상표를 표시한 경우가 상표법위반으로 형사재판을 한 경우입니다.

 

상표등록 취소는 아래와 같은 경우입니다.

 

상표권자가 상표권을 3년 이상 사용하지 않으면 제3자는 그 상표등록을 취소해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 예를 들어 A라는 기업이 X라는 상표를 등록하고 상품에 사용하고 싶었는데, X는 B 기업에 의하여 이미 상표등록이 되어 있을 수 있습니다.

 

이 경우 A기업은 B기업이 X라는 상표를 3년간 사용하지 않았으므로 상표등록을 취소해 달라는 상표등록취소심판을 제기하게 됩니다. 이경우 B가 어떠한 제품에 상표를 사용하였다면 그 제품이 상품인지 아니면 광고매체(사은품, 판촉물, 기타 교환가치 없이 광고에 사용되는 물품)인지 다툼이 발생하는 것입니다.

 

 

실제 사례를 설명드리겠습니다.

• 출판사 A는 WINK라는 상표를 등록한 사람으로, 월간 잡지를 판매하고 있었습니다. 출판사 A는 ROADSHOW라는 잡지를 출판하고 있었는데, A는 1993. 12. 유명 영화배우들의 사진을 모아 ROADSHOW의 별책부록으로 WINK라는 책자를 출판하여 ROADSHOW의 구매자들에게 제공하였습니다. B는 A가 출원한 상표 WINK가 3년간 사용된 적이 없다며, 상표등록 취소 심판 청구를 하였습니다. 대법원은 A가 출판한 WINK는 "독립적으로 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통가능한 책자가 아니고, 광고매체가 되는 물품에 불과하다."고 판시하였습니다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결. A는 상표를 사용한 적이 없으므로, 상표등록이 취소되었습니다.)
•  화장비누 등을 지정상품으로 하는 상표를 출원한 A가 화장비누에 상표를 표시하여 판촉용으로 거래처에 배포하였습니다. 그러나 A가 실제 화장비누에 상표를 새겨 판매한 적은 없었습니다. 특허법원은 판촉용 비누는 광고매체가 되는 물품에 불과하고, 상품이 아니므로, 상표를 사용한 것이 아니라고 판시하였습니다(특허법원 2004. 3. 11. 선고 2003허4887 판결, A는 상표를 사용하지 않은 것으로 판단되어, 상표등록이 취소되었습니다.)

 

법무법인 케이앤피 바로가기

법무법인 케이앤피